Criterios que deben ser observados en el trámite de conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad

Mediante la Interpretación Prejudicial N° 145-IP-2019 emitida el 22 de abril de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4213 de la misma fecha, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolvió la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador y aprobó los criterios que deben ser observados en el trámite de conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad de conformidad con lo previsto en el Artículo 35 de la Decisión 486.

«…El Artículo 35 de la Decisión 486 establece la posibilidad de que se solicite la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad:

Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente”.

…De acuerdo con lo dispuesto en la referida norma andina, la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad puede ser requerida por el solicitante o puede ser propuesta por la oficina nacional competente del País Miembro respectivo. La conversión puede ser solicitada o propuesta por una sola vez, en cualquier momento o etapa del trámite. En caso que la oficina nacional competente proponga la conversión, el solicitante tiene la facultad de aceptarla o rechazarla. De ser rechazada, continuará el trámite de la solicitud primigenia (la solicitud de la patente de invención).

…La norma andina señala que el requisito esencial para que proceda la conversión de una solicitud de patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad, es que la naturaleza de la invención así lo permita. Es decir, que el objeto de la solicitud cumpla con los requisitos previstos en los Artículos 81 al 85 del Título III de la Decisión 486 para ser considerada como un modelo de utilidad. Adicionalmente, si se aprueba la solicitud de conversión, se mantendrá la fecha de la presentación de la solicitud inicial como fecha de prioridad. (…)

…Por último, la oficina nacional competente podrá disponer el cobro de una tasa adicional para las solicitudes de conversión de una patente de invención en una solicitud de patente de modelo de utilidad en aplicación del Artículo 85 de la Decisión 486, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 277 de la misma norma (…), aclarando que, en caso de que la oficina nacional competente no disponga dicho cobro, el solicitante no está obligado a efectuar pago alguno. De ser el caso y si el solicitante no realiza este pago ni los pagos de las tasas anuales de mantenimiento previstas por el tarifario de la oficina nacional competente del País Miembro respectivo, sus efectos serán los previstos en el Artículo 80 de la Decisión 486, es decir, procederá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente…»

Para leer la providencia judicial completa pueden acceder al siguiente link.

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